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u cours des dernières années, nombreux sont les propriétaires légitimes de marques notamment viticoles qui ont vu leurs dépôts en Chine rejetés en raison de déposants chinois indélicats qui, certainement soucieux de voir protéger les dits nom, en avait effectué eux même les dépôts !
En effet, contrairement à l’INPI en France, qui accepte d’enregistrer plusieurs dépôts de marques identiques, l’office des marques chinois refuse automatiquement tout nouveau dépôt s’il est identique ou très proche d’une marque déjà déposée : C’est la règle du « premier arrivé, premier servi ».
La première personne qui a déposé sa marque en Chine se voit donc protégée par l’office des marques chinois contre tout nouveau dépôt qui pourrait porter confusion avec sa marque.
C’est la raison pour laquelle s’est développé depuis quelques années le phénomène du « Trademark squatting » : le dépôt par des entreprises ou des particuliers chinois de marques de châteaux français, connus ou non, dès lors que le titulaire légitime du château en question n’a pas pris le soin de déposer sa marque dans ce pays.
Or, seul un usage massif en Chine effectué par le propriétaire légitime antérieurement au dépôt de la marque contestée peut permettre d’obtenir l’annulation du dépôt frauduleux ; cependant démontrer un usage important remontant à deux ou trois années est souvent complexe voire impossible surtout à une époque où la majeure partie des containers transitaient par Hong Kong pour des raisons essentiellement douanières.
Les propriétaires légitimes se retrouvent donc souvent dans une situation délicate vis-à-vis de leur distributeur lesquels sollicitent pour se prémunir d’une action en contrefaçon un titre d’enregistrement de la marque qu’il distribue, titre souvent impossible à obtenir du propriétaire légitime.
Fort de ce constat et afin de tenter de contourner cette situation délicate pour beaucoup de viticulteurs et de sociétés de négoce, et mettre un terme à des procédures longues et coûteuses, nous avons étudié la possibilité de faire évoluer les dépôts de marques en collaboration avec nos collègues chinois afin de permettre l’enregistrement des marques concernées pour des activités périphériques au domaine purement viticole.
La loi chinoise sur les marques étant à l’heure actuelle en pleine mutation les autorités chinoises ont récemment accepté que les services vente au détail de produits pharmaceutiques puissent être visés via un dépôt de marques.
Cette possibilité n’est pas encore transposable à la vente au détail de vins ou de boissons alcooliques en revanche, il est dorénavant possible de déposer une marque en Chine pour les activités suivantes relevant non plus de la classe 33 mais de la classe 35 :
1. Présentation de vins ou spiritueux par le biais de moyens de communications, à des fins commerciales ;
2. Gestion de licences de vins ou spiritueux;
3. Promotion des ventes en rapport avec les vins ou spiritueux;
4. Agences d'import-export en rapport avec les vins ou spiritueux
L’office chinois n’effectuant pas d’examen inter classes ne saurait citer même en cas de marques identiques un dépôt effectué en classe 33 pour bloquer un dépôt effectué en classe 35.
Dès lors un tel dépôt pourrait être une solution habile et aura un double intérêt :
Permettre aux propriétaires de droits légitimes de prendre date dans cette classe rapidement puis d’obtenir dans un délai d’un an un enregistrement de marque et pouvoir justifier dans des délais relativement courts auprès de leurs distributeurs d’un droit de propriété sur la marque en question.
Cette faculté ne règle pas la situation passée mais permet d’anticiper l’avenir avec davantage de sécurité juridique… à l’heure où les prévisions de consommation de vins en Chine ne cessent d’être revues à la hausse mieux vaut à minima s’assurer un titre de propriété sur sa marque.
Céline Baillet, Conseil en Propriété Industrielle Cabinet Inlex
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